服务商标侵权诉讼中能否适用合法来源抗辩

文/ 蔡伟  福建省高级人民法院

裁判要旨

《商标法》规定，商标侵权中合法来源抗辩适用的对象是指因销售侵害他人商标权的商品而构成侵权的销售商。提供服务的经营者并未向消费者提供实体产品，其对相关标识的使用，是在提供服务的过程中，而不是在提供商品的过程中。服务提供方即服务的销售方，可以说销售服务过程就是服务交付的过程，服务提供方既是服务的销售者也是服务的生产者，而对于生产者而言当然不能适用合法来源抗辩。

案情简介

原告杭州原先饮品科技有限公司（下称原先饮品公司）系第21870449号“古茗”商标的权利人，该商标核准使用的服务项目是第43类。被告三明市梅列区芸珍奶茶店芸珍奶茶店（下称芸珍奶茶店）在其经营场所的门头店招上使用了“南山古茗”标识，“古茗”两字较大且突出居于门头中间，位于门头左边的“南山”两字竖排且字体较小，门头右下角处有横排字型较小的“南山古茗”。吧台壁上使用“南山古茗”同样存在突出使用“古茗”两字，芸珍奶茶店提供的茶饮包装袋、杯口封膜上使用“南山古茗”，但“南山”两字竖排在“古茗”上方。第9103535号“南山古茗”商标核定服务项目为第43类，权利人为案外人南京品之尊餐饮管理公司。

原告起诉认为被告上述使用行为构成对其商标权的侵害，要求其承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。芸珍奶茶店辩称其使用被诉商标系得到南京品之尊餐饮管理公司授权，相关店面装潢也得到案外人授权，且均是按照案外人的要求进行使用，具有合法来源，因此不构成侵权。福建省三明市中级人民法院经审理认为，被告在相同服务上使用与原告商标近似的标识，易使消费者引起误认，被告未能规范、合理使用第9103535号“南山古茗”商标，据此认定芸珍奶茶店构成对原先饮品公司第21870449号“古茗”商标专用权侵害。判决芸珍奶茶店停止侵权、赔偿损失。芸珍奶茶店不服向福建省高级人民法院提起上诉。二审法院经审理驳回上诉，维持原判。

法官评析

在服务类商标侵权诉讼中，被告经常会抗辩“对于涉案标识的使用，系完全按照授权方的要求，授权方曾承诺其对于涉案标识是完全拥有权利的，并要求被告不得自行改变该标识，包括餐厅外观，也是按照授权方的要求进行的装修，否则将承担违约责任，被告对于侵害原告商标权并不知情，不存在侵权故意”。本案中被告抗辩的核心理由也是认为其使用涉案标识具有合法来源，因此不构成侵权，不应承担赔偿责任。所以本案的争议焦点实质在于服务商标侵权能否适用合法来源抗辩。

一种观点认为，服务商标侵权诉讼也可以适用合法来源抗辩。因为《商标法》明确规定该法有关商品商标的规定，适用于服务商标。所以在《商标法》没有具体排除适用该规定的特殊条款的情况下，从体系解释来看，并不能当然排除服务销售者适用合法来源抗辩。反对观点则认为，服务商标侵权诉讼不可以适用合法来源抗辩。因为根据《商标法》相关规定，销售行为侵权成立的前提是存在使用了侵权标志的商品，而商品商标的使用行为侵权并不适用合法来源抗辩，故服务商标侵权案件中也应当采用相同标准。因此有关合法来源抗辩只能适用于侵害商品商标专用权而不适用于侵害服务商标专用权的情形。笔者同意第二种观点，理由如下：

《商标法》第六十四条第二款规定：销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。从该条规定的字面含义来看，适用本条的主体明确限定为“商品销售者”。在没有特别规定和确有必要的情况下，不应将该规定的适用主体扩张适用至“服务经营者”。在“禧御”[（2016）粤73民终748号]、“永和豆浆”[（2017）宁民终232号]商标侵权纠纷中，法院均认为“作为销售的客体只能是商品而不可能是服务，因此第六十四条第二款之规定只能适用于侵犯商品商标专用权而不适用于侵犯服务商标专用权的情形”。

从本案来看，被告芸珍奶茶店属于餐饮服务类经营主体，其对外提供的是根据消费者的特定需求，现场制作奶茶等饮品的餐饮服务。本案中被告芸珍奶茶店与案外人之间的关系显然属于知识产权标识的授权使用关系，而非商品的购销关系。相关产品是芸珍奶茶店在提供服务的过程中所产生的。这些产品并非是由生产商或者上游销售商所提供。服务提供方即服务的销售方，可以说销售服务过程就是服务交付的过程，服务提供方既是服务的销售者也是服务的生产者，而对于生产者而言当然不能适用合法来源抗辩。

除了从法律规定的字面含义进行解释外，从合法来源抗辩的法理解释来看，服务商标侵权诉讼中也不应适用合法来源抗辩规则。当行为人销售侵权商品时，不可避免的使商标发挥了识别商品来源的使用，从而侵犯了权利人的商标权。从物权的角度上看，行为人系合法取得商品的所有权，其对商品依法享有收益和处分的权能。但正是被诉侵权商品将有形财产（物）与无形财产（商标）不可分割的联系在了一起。因此，当对物权的保护与对商标权的保护发生冲突时，就需要通过合法来源抗辩规则予以调节。但在服务活动中，几乎不存在物权的转移，商标往往通过在服务场所内使用以发挥识别服务来源的作用，服务提供者从无到有的、原始的向消费者提供了服务，并不存在从他人那里合法“取得”服务一说。对于此类情形，无法适用“善意取得”理论，从而也不能适用合法来源抗辩规则。因此，服务提供者对侵权商标的使用即便是基于他人的授权/授意（比如特许经营/加盟形式的理发店、餐饮店、小吃店等），即便行为人已尽到合理的注意义务，也不能主张合法来源抗辩而免于承担赔偿责任。

在杭州绿茶餐饮管理有限公司与中山区绿茶餐厅商标侵权及不正当竞争案件[（2018）京73民终1875号]中，法院认为：“本案中，被告在其经营的店铺门头、菜单、名片、网络推销等活动中突出使用涉案标识的行为，显然并非推销、展示侵权服务的渠道行为，而系主动生产、使用侵权服务的源头行为”。具体到本案，芸珍奶茶店在其店招、吧台壁、茶饮包装袋、杯口封膜等处使用“南山古茗”的标识，并突出“古茗”二字。上述使用行为显然为主动使用。虽然芸珍奶茶店举证证明第9103535号“南山古茗”文字商标系由他人注册，并经案外人许可由芸珍奶茶店使用。但从芸珍奶茶店具体使用情况来看，其并未对该授权许可的商标进行规范使用，而是在使用中突出“古茗”两字，主观上显然难谓善意。本案中被告芸珍奶茶店实施的是使用侵权标志的行为，而非销售侵权商品，故本案不符合合法来源抗辩适用的前提，被告主张合法来源抗辩不能成立。

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